Case History: Philip Morris e la causa sui siti marlboroweedcigarettes.com

Il case history di oggi parla della causa intentata da Philip Morris contro un alcuni domini che riportavano il suo nome, con termini relativi alla marijuana.

Questi domini, marlboroweedcigarette.com e marlboroweedcigarettes.com, sono stati registrati da Ky Le nell’ottobre 2016, ma gli indirizzi non sono mai diventati un sito web attivo. Riportavano invece un messaggio che dichiarava “Website coming soon! Please check back soon to see if the site is available“, suggerendo che il sito web sarebbe stato presto online.

Questo ha spinto Philip Morris a presentare una denuncia, nel marzo 2017.
Il centro dell’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (WIPO) ha nominato Kimberley Chen Nobles per giudicare la controversia.
Philip Morris, che possiede le registrazioni dei marchi negli Stati Uniti fin dal 1908, ha dichiarato che l’aggiunta di “erba” e “sigaretta” nei settori “esalta solo la confusione pubblica, perché suggerisce in maniera fallace che il denunciante effettua o intende produrre sigarette di marijuana“.
Il produttore di tabacco ha anche lamentato che l’abbinamento del suo marchio con il termine “erba” è stato probabilmente registrato in cattiva fede perché il possesso, la vendita e l’uso della marijuana sono illegali secondo la legge federale statunitense e altre leggi statali.

In risposta, Ky Le ha affermato che Philip Morris non aveva i diritti nel marchio «Marlboro» nell’industria della marijuana e quindi Le poteva utilizzare il marchio in relazione a tale settore.

Dopo aver accettato che i nomi di dominio producevano confusione sui diritti di marchio di Philip Morris e che Le non aveva diritti o legittimi interessi negli indirizzi, la registrazione e l’uso del marchio sono state giudicate in cattiva fede.
Il giudice ha affermato che il responsabile era pienamente consapevole dei diritti di marchio di Philip Morris e che l’argomento di Le riguardante la mancanza di diritti dell’impiego con la marijuana era inesistente.
Il denunciante ha stabilito di avere diritti di marchio nel marchio Marlboro per l’uso con i prodotti del tabacco.
La questione è: i nomi e i domini controversi sono così tanto simili al marchio del denunciante, di cui hanno diritti, da causare confusione tra i consumatori? La risposta è sì, in questo caso lo sono.
In un altro caso, WIPO ha affermato che diversi domini che combinano “Marlboro” con termini associati alla marijuana sono stati registrati e usati in malafede.
Nell’ultima decisione, datata 2 giugno, è stato ordinato il trasferimento dei domini a Philip Morris.

Speriamo che questo case history vi possa essere utile a capirne di più sulla registrazione di domini associati a un marchio.